在1793年美國專利法的修改中，主要的思考在於不增加新的機構或官員來負責專利事務，也避免負責的官員工作負擔過重。因此專利的授權仍由國務院負責，但專利有效性的審查責任則轉移到法院。在申請過程中增加專利權人必須對自己是該發明真正發明人進行宣誓。當發明人向接受宣誓的人提供資料並由證人證實後，國務院不再審查發明內容就可辦理授權手續，也就類似於今日的形式審查。而專利實質效力的審查方式則是：當任何申請人向專利權人居住地法院申請某個專利效力審查時，法院會根據申請人申請要求專利權人提出其專利符合法律規定(包括新穎性及實用性)的證明，否則其專利可能會被判失效。
但在1793年美國專利法實施後，相關的問題卻一一浮現：包括許多申請人以抄襲或複製的現有技術來申請專利；一發明有多人重複申請；以及專利註冊人發現不符合專利條件的申請。但這些專利都無法予以核駁，造成一些不肖人士利用制度上的漏洞招搖撞騙，向不知情人士提出侵權訴訟。而這些訴訟向法院提出時，法院又必須先進行專利效力的審查，如此既增加法院的工作負擔，又使專利訴訟的過程更為漫長。
對此，美國專利委員會在1836年4月針對專利法的修法向參議院提出報告，報告中提到自1793年專利法實施後，使用註冊制度造成真正具有新穎性和實用性的發明，反而因此而嚴重的貶值。因此該報告建議為了避免弊端，應該建立專利審查制度。此報告促成了美國1836年專利法的修訂，其中規定設置專責的專利審查人員針對申請的專利進行是否符合法律標準的審查，並建立專門的專利審查制度。到了1952年，美國專利法第103條再將「非顯而易見性」(non-obviousness)，即我國專利法中的「進步性」納入專利要件審查後，現代的專利審查制度架構可以說是至此完備。
從美國的經驗來看，對專利只進行形式審查而不進行實體審查的結果，會使得大多數專利處於法律權利不確定的狀態；如此將使專利買方負擔較高風險，買方往往因此對專利交易望而卻步；也使得具有真正高價值專利的專利權人，無法在市場上反應出其專利的真正價值。從制度經濟學的角度來看，就是因為發明技術的產權無法確定，使得交易雙方可能承擔較高風險；而為了降低風險，雙方可能尋求法院進行專利效力的審查，如此提高了交易的時間成本和金錢成本，也增加法院負擔而提高了社會成本。
另一方面，從專利法的法哲學觀點而言，專利的審查制度和其法哲學有關。澳洲智財權學者Peter Drahos在其《知識的全球化治理》(The Global Governance of Knowledge)一書中提到，專利登記制度和專利的自然權利論有關，也就是專利權屬於專利權人，國家的角色僅限於提供登記並向大眾提供相關訊息，亦即類似著作權的概念。但如果從社會契約論來看，政府是透過授予發明人或專利權人一定期間的市場壟斷權，以促使專利權人揭露更多保密的技術內容給社會大眾。而政府的專利機關則被視為是公民的代理人(agent)，負責代表公眾執行相關業務以替人民增加福利。而以目前專利法的精神而言，各國都較傾向於後者而不是自然權利論。
由以上的歷史經驗、交易成本理論、及專利法哲學的角度來看，可以得到發明專利實體審查目前為止仍具有維護專利價值、保障專利權人權益、提升經濟學上總體社會福利的功能。而且相關人士在針對此問題進行討論時，沒有明確說明在我國現行專利制度下，經過專利實體審查的發明專利，絕大多數是全部審查程序完成後就確定具有專利權與否，並能確定明確的權利範圍的；只有少部分專利會進行訴訟，而也只有這些在法院進行訴訟的少數專利案件才有被翻盤可能。也就是說，經現行專利實體審查後，多數的專利權利是明確產權而有保障的；如此才能在市場上進行有效的交易。當然政府相關單位，特別是智慧財產局應該繼續努力提升專利審查品質以確保專利權的穩定性，並完善專利商業化的相關法制建設，並建立相關的交易機制與市場，活化台灣專利的運用與交易，以推升我國專利事業的發展。
*作者為經濟部智慧財產局專利助理審查官
